知识产权的许可和转让.ppt

知识产权的许可和转让,张云博士广州市知识产权局华南知识产权国际交流中心北京市盈科（广州）律师事务所,第一部分 知识产权许可和转让的基本理论,一、概念及其特征（一）概念是指知识产权出让主体与知识产权受让主体，根据与知识产权转让有关的法律法规和双方签定的转让合同，将知识产权权利享有者由出让方转移给受让方的法律行为。知识产权转让包括所有权的转让和使用权的转让。,第一部分 知识产权许可和转让的基本理论,（二）知识产权转让的特征 1、知识产权转让的主体是出让方与受让方 2、知识产权转让行为主要是有偿性的。3、依据是现行法律法规与转让合同 4、知识产权转让行为本质上是一种民事法律行为,第一部分 知识产权许可和转让的基本理论,二、知识产权转让的价值分析1、最大限度发挥知识产权应用价值 2、增加知识产权权利人无形资产转让收益3、促进与知识产权业务有关的行业有序快速发展4、活跃优化知识产权市场交易环境5、有利于更新知识产权行政管理观念、理顺知识产权管理思 路、健全转让管理制度,第一部分 知识产权许可和转让的基本理论,三、知识产权转让的合同规则（一）知识产权转让合同的法律适用知识产权转让合同适用的法律，因为知识产权转让的标的是作为无形财产的知识产权，所以调整知识产权关系的法律当然可以适用，包括专利法、商标法、著作权法以及相关法规、实施细则和条例等。作为一种产权交易合同，知识产权转让合同适用合同法。合同法总则中的大多数原则，仍然适用于知识产权合同。在合同法总则中，关于合同的订立、效力、履行、权利义务转让、违约责任等方面的条款，知识产权转让合同也有适用的大量余地。,第一部分 知识产权许可和转让的基本理论,（二）知识产权转让合同的法律规则1.专利权转让合同 合同转让形式是专利申请权与专利权转让的主要形式，专利转让合同的条款一般包括下列内容：（1）转让方向受让方交付资料；（2）交付资料的时间、地点及方式；（3）专利实施和实施许可的情况及处置办法；（4）转让费及支付方式；（5）专利权被撤销或被宣告无效的处理；（6）过渡期条款；（7）税费：（8）违约及索赔；（9）争议的解决办法；（10）其他条款。,第一部分 知识产权许可和转让的基本理论,2.商标权转让合同在商标权转让合同实务中，一般包括以下条款：（1）商标名称；（2）商标图样；（3）商标注册号；（4）商标下次应续展的时间；（5）商标取得注册所包括的商品或服务的类别及商品或服务的具体名称：（6）注册商标转让方保证是商标的注册所有人；（7）注册商标转让后，受让方的权限；（8）注册商标转让的性质，如永久性的商标权转让或者非永久性的商标权转让；（9）注册商标转让的时间，如可以约定在本合同生效之日起，或办妥商标转让变更注册手续后，该注册商标正式转归受让方，而属非永久性商标权转让的，可以约定注册商标转让的期限；（10）注册商标转让合同生效后的变更手续；（11）商品质量的保证，如有商标权转让合同文本一般都约定“注册商标转让方要求受让方保证该商标所标示的产品质量不低于转让方原有水平，转让方应向受让方提供商品的样品，提供制造该类商品的技术指导或技术诀窍”等；（12）保密条款；（13）瑕疵担保条款，如保证被转让的商标为有效商标，并保证没有第三方拥有该商标所有权；（14）注册商标转让的转让费与付款方式；（15）违约责任条款；（16）纠纷解决方式条款等。,第一部分 知识产权许可和转让的基本理论,3.著作权转让合同 著作权转让合同应包括以下主要内容：（1）转让人、受让人双方的姓名或名称、住址；（2）转让的作品的名称；（3）转让的权利种类、地域、范围；（4）转让的价金；（5）交付转让价金的方式、日期；（6）违约责任；（7）双方认为需要约定的其他内容。合同签订后，受让人只能行使合同明确约定的权利，未作许可或未明确许可的权利，受让人不得使用。,第二部分 专利权的许可转让及其法律效力,一、专利权转让 专利转让是指专利权人作为转让方，将其发明创造专利的所有权或将持有权移转受让方，受让方支付约定价款所订立的合同。通过专利权转让合同取得专利权的当事人，即成为新的合法专利权人，同样也可以与他人订立专利转让合同，专利实施许可合同。（一）专利权转让的效力 1、转让主体。2、权利义务转让效力。,第二部分 专利权的许可转让及其法律效力,（二）专利权转让的程序规则 1、中国单位或者个人向外国人转让专利申请权或者专利权的，必须经国务院有关主管部门批准。2、转让专利申请权或者专利权的，让与人与受让人应当订立合同。3、转让专利申请权或者专利权的让与人与受让人订立转让合同后，应当向国务院专利行政部门办理登记。4、按照国务院发布的国防专利条例的规定，国防专利申请权和国防专利权只能向国内的中国单位或者中国公民转让，禁止向国外的单位或者个人转让。（5）国务院专利行政部门对已经登记的专利申请权或者专利权的转让，应当予以公告，,第二部分 专利权的许可转让及其法律效力,二、专利实施许可（一）定义 是指专利权人（称为许可方）通过签订合同的方式允许他人（被许可方）在一定条件下使用其取得专利权的发明创造的全部或部分技术，该合同成为专利实施许可合同。其不同于专利权的转让，合同生效后专利权仍在专利权人手中，被许可人只享有合同约定范围内的实施权，并不享有完整的专利权。,第二部分 专利权的许可转让及其法律效力,（二）专利自愿许可的几种方式：1、独占实施许可独占实施许可是专利许可的方式之一，指许可方授予被许可方在许可合同所规定的期限、地区或领域内对所许可的专利具有独占性实施权，许可方不得再将该项专利的同一实施内容许可给第三方，同时许可方本人也不能在上述期限、地区或领域内实施该项专利。2、排他实施许可 排他实施许可亦称独家许可，指许可方授予被许可方在一定的条件下实施其专利的权利，同时保证不再许可第三方在上述许可的范围内实施该项专利，但许可方自己仍保留实施该项专利的权利。,第二部分 专利权的许可转让及其法律效力,（二）专利自愿许可的几种方式：3、普通实施许可普通实施许可指许可方授予被许可方在许可合同规定的期限、地区或领域内实施该项专利的权利，同时许可方自己仍可以在上述范围内实施该项专利，并可以继续许可第三方在上述范围内实施该项专利。4、交叉实施许可交叉实施许可又称互惠许可、相互许可，指两个或两个以上专利权人在一定条件下相互授予各自专利的实施权，即一方在接受另一方许可的同时或之后，向该另一方授予实施其专利的权利。,第二部分 专利权的许可转让及其法律效力,（二）专利自愿许可的几种方式：5、分许可 分许可又称再许可、从属许可，指原专利许可合同的被许可方经许可方的事先同意在一定的条件下将同样的许可内容再转许可给第三方实施。在专利许可中，通常会涉及“技术秘密”。对于技术秘密，可以在专利许可合同之外签定一项技术秘密合同，也可以在专利许可合同中列入有关技术秘密的条款。,第二部分 专利权的许可转让及其法律效力,（三）专利的强制许可 所谓强制许可，是指自法定的特殊条件下，未经专利权人同意，他人可以在履行完毕法定手续后取得实施专利的许可，但仍应该向专利权人缴纳专利实施许可费。我国现行专利法对发明专利和实用新型专利规定了强制许可。但要实施强制许可的规定至少满以一下条件之一：,第二部分 专利权的许可转让及其法律效力,第一、具备实施条件的单位以合理的条件请求发明或者实用新型专利权人许可实施其专利，而未能在合理长的时间内获得这种许可的，可以根据专利法第四十八条的规定请求给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。第二、一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步，其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的，该专利权人可以根据专利法第五十条的规定请求给予实施前一专利的强制许可，前一专利权人也可以请求给予实施后一专利的强制许可。,第二部分 专利权的许可转让及其法律效力,第三、在国家出现紧急状态或者非常情况时，或者为了公共利益的目的，国务院有关主管部门有权根据专利法第四十九条的规定请求给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可。在专利局做出强制许可的决定以后，双方当事人还应当就许可使用费进行协商，如协商不成，可由专利局裁决。强制许可在性质上不具有独占性，属于普通实施许可，并且不可转让。案例：有关药品专利的强制许可,第二部分 专利权的许可转让及其法律效力,（四）专利实施许可合同备案的效力和作用1、专利实施许可合同本质上是一种民事合同。只要符合法定要件，没有无效情形，就是合法有效的。2、专利实施许可合同签订后，应当进行备案。3、如果没有备案，对于获得许可的人的权利会有一定的影响。4、法律明确规定了签订专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。,第三部分 商标权的许可转让及其效力,一、商标权转让所谓商标权转让，是指商标注册人依照法律规定，按一定方式、条件和程序，将其注册商标专用权转让给他人所有的法律行为。,第三部分 商标权的许可转让及其效力,根据商标法及其实施条例，商标权转让有以下几个方面的规定：1、在同种或类似商品上注册的相同或近似商标必须一并转让。2、联合商标必须一并转让。3、已经许可他人使用的商标不得随意转让。如果在许可期内将商标权转让给他人，必须征得被许可人的同意。4、受让人有保证注册商标商品质量的义务。5、转让注册商标，应依法履行一定的手续，且必须经商标局核准后，转让注册才能生效。商标法39条：转让注册商标的，转让人和受让人应当签订协议，并共同向商标局提出申请。转让注册商标核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。,第三部分 商标权的许可转让及其效力,二、商标的使用许可27（一）概念商标使用许可是指商标注册人通过签订使用许可合同，许可他人在一定期限内使用其注册商标。（二）使用许可的方式和种类1、独占使用许可是指商标注册人在约定的期间、地域以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，其他任何人包括商标注册人均不得使用该注册商标。,第三部分 商标权的许可转让及其效力,2、排他使用许可是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式，将该注册商标仅许可一个被许可人使用，商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用其注册商标。3、普通使用许可是指商标注册人在约定的期地域和以约定的方式，许可他人使用其注册商标，并可自行使用该注册商标和另行许可他人使用其注册商标。即商标注册人可以在同一地区许可不同的人同时使用其注册商标。注册商标的使用许可依据被许可人是否向许可人支付使用费还可分为有偿使用许可与无偿使用许可。,第三部分 商标权的许可转让及其效力,（三）商标使用许可的条件1、许可人必须是商标注册人2、许可使用的注册商标应是注册商标；3、被许可人必须保证商品质量并表明自己的名称和商品产地4、许可使用合同应当报商标局备案,第三部分 商标权的许可转让及其效力,(四)商标使用许可合同的效力认定 1、非注册商标使用许可合同的法律效力（案例）2、商标使用许可合同的法律效力与备案有何关系？,1997年8月，珠海市某电子公司（以下简称某电子公司）在第九类商品VCD小影碟机上取得“宝尼”、“BONNIE”商标专用权。1998年2月，某电子公司与某电子厂签订商标使用许可合同，约定某电子公司将已注册的商标“图形+宝尼+BONNIE”许可给某电子厂使用，使用产品为扩音机、音箱、麦克风，使用费每月2万元，使用期限自1997年12月20日至1998年6月19日。事实上，某电子公司1998年8月12日才委托珠海市某商标事务所向国家商标局申请在扩音机、音箱、麦克风上注册前述商标。某电子厂在签订合同后使用了宝尼商标，并支付了前两个月的商标使用费4万元，此后不再支付。某电子公司遂以某电子厂拖欠商标使用费为由，向法院提起诉讼，请求判令某电子厂支付尚欠使用费8万元及承担违约金额3.6万元。某电子厂则认为使用未注册的商标不必支付使用费，前述合同应属无效。问题：该商标许可使用合同是否有效？,第三部分 商标权的许可转让及其效力,2、商标使用许可合同的法律效力与备案有何关系？商标使用许可合同非法定要式合同，但应当依法报商标局备案。未备案的，其当事人应当承担相应的行政法律责任，但不影响该许可合同的法律效力。如果商标使用许可合同中明确约定备案为合同生效条件的则为要式合同，那么，未经备案的商标使用许可合同则不能生效，故没有法律效力。最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(以下简称司法解释)第19条规定：“商标使用许可合同未在商标局备案的，不得对抗善意第三人”，肯定了注册商标使用许可合同的备案具有对抗力的法律意义。,第三部分 商标权的许可转让及其效力,所谓注册商标使用许可合同备案的对抗力是指许可人和被许可人可以通过合同设定商标使用许可的权利和义务，合同的效力并不受备案因素所影响，但未经备案不得对抗善意第三人。1、是否备案并不影响商标使用许可合同的效力，未经备案的商标使用许可法律关系，在许可人和被许可人之间业已完全有效成立。2、在先订立的未经备案的商标许可使用合同的效力不得对抗善意第三人与商标注册所有人之间就该商标订立的在后合同的效力。,案例分析1、娃哈哈集团与达能公司的“娃哈哈”商标系列合同纠纷案问题：如何认定这五份合同的法律效力?2、“”商标使用权,第四部分 著作权的许可转让及其效力,一、著作权转让（一）概念及其特征 著作权转让，是指作者或者其他著作权人在著作权有效期内将著作权中财产权利的全部或者部分转让给他人并依照约定或者著作权法的有关规定获得报酬的一种行为。著作权转让的特点有以下方面：,第四部分 著作权的许可转让及其效力,1、著作权转让的标的物是指著作财产权，不包括著作人身权 2、由于著作权内容包含多项权利形式，故转让的权利内容可以由当事人自己作出选择。3、著作权权利的转移与一般物权的所有权转移相比，存在权利与载体相分离的特殊性，受让方在取得所有权后并不一定取得著作权。4、著作权转让的法律效力受作品著作权效力的制约，一旦超过法律规定的著作权保护期，或者由于其他原因致使著作权终止，该转让行为无效。5、著作权的转让与著作权的许可使用有着本质的区别。,第四部分 著作权的许可转让及其效力,（二）著作权转让合同的效力 1、著作权转让合同应该采用书面形式著作权法25条明确规定：装让本法第十条第一款第五项之第十七项规定权利，应当订书面合同，著作权转让合同包括下列主要内容：作品名称、转让的权利种类、地域范围、转让价金、交付转让价金的日期和方式、违约责任、以及双方认为需要约定的其他内容2、著作权转让合同实行自愿登记原则著作权法实施条例25：与著作权人订立专有许可使用合同、转让合同的，可以向著作权行政管理部门备案。,第四部分 著作权的许可转让及其效力,二、著作权的使用许可(自愿许可)（一）概念及其特征 著作权许可使用是指著作权人在保留其著作权人身份的前提下，允许他人在一定的条件下行使其著作权。所谓“一定的条件”除了指使用费以外，还包括对使用方式、时间和地域范围等方面的限制。,第四部分 著作权的许可转让及其效力,著作权许可使用的特征 1、著作权许可使用并不改变著作权的归属。.2、被许可人的对作品的使用不能超出合同约定的范围。3、被许可人对第三人侵犯自己权益的行为，有权根据许可使用合同，以自己名义向侵权行为人提起诉讼，但要求保护的权利仅限于许可使用合同中被许可人所享有的权利范围。4、著作权许可使用合同保障演绎作品中的原始著作权人的权利。,第四部分 著作权的许可转让及其效力,（二）著作权许可使用一般规定 1.合同形式 2.权利内容（包括许可使用的权利种类和效力性质）权利的种类一般是根据著作权法第10条第1款对各项权利的定义来确定的，合同必须明确规定著作权人授权被许可人以何种方式使用其作品，使用防可以使一种，也可以是几种，但一定要明确。效力性质是指许可协议赋予被许可人针对他人使用行为的排除力，即使用权的专有性质。著作权法第24条第2款第2项区分为专有使用权和非专有使用权。,第四部分 著作权的许可转让及其效力,3.时间、地域范围 4.使用费 5.其他 完整的著作权许可使用合同还包括许多具体的内容，例如作品名称、主体身份、违约责任、侵权责任担保 以及对他人侵权行为的追究等等。6.合同的解释,第四部分 著作权的许可转让及其效力,（三）著作权使用许可合同订立和履行中应注意的问题 1、合同订立过程中应注意的问题（）合同当事人必须具有订立许可使用合同的能力，即合同主体必须合格。（）合同应当具备著作权法规定的主要条款 2、合同履行过程中应注意的问题（）合同中著作权人未明确许可的权利，未经著作权人许可，另一方当事人不得行使。（）出版者、表演者、录音录像制作者、广播电台、电视台等根据本法取得他人的著作使用权时，不得侵犯作者的署名权、修改权、保护作品完整权和获得报酬权。,第四部分 著作权的许可转让及其效力,三、著作权的限制(一)著作权的法定许可使用又称法定许可证制度，是指根据法律之间规定，以某些方式使用他人已经发表的作品可以不经过著作权人的许可，但应当向著作权人支付使用费，并尊重著作权人的其他各项人身权利和财产权利的制度。我国著作权法第32条第2款、39.2、42.2、43 该制度的作用在于：根据某些特定主体不仅使用作品的需求量大，而且特别强调时效性和紧迫性，保证其使用作品时不增加一些不必要的成本，且不损害著作权人的合法利益。,第四部分 著作权的许可转让及其效力,(二)著作权的强制许可(违背著作权人意志的许可)强制许可是指在根据申请人的请求,由著作权管理部门违背著作权人的意志,授予申请人利用其作品的制度.根据（伯尔尼公约）附件第2条，世界版权公约的规定：缔约国主管当局享有颁发轻质许可证的权力。特别是为发展中国家教学、学术活动和科学研究方面的便利，允许主管部门颁发翻译权和复制权的强制许可证。根据强制许可证获得的对作品的使用权是非独占性的，不得转让。强制许可证仅限于在该国内有效。,第四部分 著作权的许可转让及其效力,与法定许可相比，强制许可有以下特点：1、法定许可使用人对作品的使用不需要办理任何手续，直接使用。而强制许可使用必须办理相应手续才能获得许可证从而使用被许可的作品。2、强制许可的作品仅限于文字作品，法定许可使用的作品可以是多种形式的。3、强制许可的使用方式仅限于对文字作品的翻译，法定许可使用的方式可以是复制、播放、制作录音制品、摘引等,案例分析：北京华企多媒体制作有限公司、中国录音录像出版总社诉山东电视台侵犯著作权纠纷案,第五部分 知识产权许可转让中的限制措施,一、知识产权与反垄断法的关系2007年8月我国颁布的反垄断法第五十五条对滥用知识产权限制、排除竞争的行为进行了原则性规定：“经营者依照有关知识产权的法律、行政法规规定行使知识产权的行为，不适用本法；但是，经营者滥用知识产权，排除、限制竞争的行为，适用本法”。在处理反垄断法与知识产权法的关系，需要遵守一个最低标准：1、知识产权法在鼓励创新的同时不能损害竞争；2、反垄断法在保护竞争的同时不能损害了创新。,第五部分 知识产权许可转让中的限制措施,二、知识产权许可中的搭售及强制性一揽子许可 知识产权许可中的搭售，是指知识产权许可人在向被许可人许可其所需知识产权时要求被许可人必须接受其本不需要的知识产权的许可，或者购买、使用其本不需要的产品或服务。在一项许可证中搭售另一项或几项许可证时，被称为“一揽子许可”，又称“整套订购”或“总括许可”。具有市场支配力是构成非法搭售的核心条件。,第五部分 知识产权许可转让中的限制措施,三、知识产权许可中的回授 知识产权许可中的回授，是指知识产权许可人要求被许可人同意其有权使用被许可人对许可技术所做的改进技术。由于回授对市场竞争具有正反两方面影响，在对许可中的回授进行反垄断规制时，应选择适用合理分析原则予以分析。,第五部分 知识产权许可转让中的限制措施,四、知识产权许可中的价格限制 知识产权许可中的价格限制，是指知识产权许可人要求被许可人按照其所规定的价格出售利用许可的技术生产出的产品，或者要求被许可人在销售其产品时，对购买人的转售价格进行限制。各国的法律规定和执法、司法实践均对知识产权许可中的价格限制持基本一致的否定态度。,第五部分 知识产权许可转让中的限制措施,五、知识产权许可中的领域限制及其认定 知识产权许可中的使用领域限制，是指知识产权许可人就某种可以在不同领域中分别使用的知识产权，要求被许可人只能在特定领域中使用。一般适用合理分析原则，对其违法与否予以判断。,第五部分 知识产权许可转让中的限制措施,六、知识产权许可中的地域限制 知识产权许可中的地域限制，是指知识产权许可人要求被许可人只能在某一地域范围内实施被许可的知识产权，或者是划定被许可人实施该知识产权不得进人的地域。地域限制一般是相对无害，并有利于促进品牌之间的竞争。但当知识产权许可中的地域限制被用来使许可人获得地区垄断或者协助被许可人之间建立卡特尔或者被用来当作固定价格的工具从而破坏竞争时，其就构成违法。,第五部分 知识产权许可转让中的限制措施,七、知识产权许可中的独家交易 知识产权许可中的独家交易，是指知识产权许可协议中要求一方不得与除另一方以外的第三方在特定商品、服务或技术上进行交易。独家交易是否引起反垄断问题，一个关键的因素在于被限制的一方是否受到了强制性的约束。由于知识产权许可中的独家交易具有损害竞争和促进竞争双重作用，因而应适用合理分析原则予以评估。,