初审实审复审无效阶段专利文件的修改细则总结与对比.docx

初审实审复审无效阶段专利文件的修改细则总结与对比专利申请文件及其授权文本的修改 一、主动修改 1.时间： 发明专利：1）提实审时； 2）收到实审通知书起3个月内 实用新型、外观设计：自申请日起2个月内。 2.修改要求 1）符合时机之内的修改，符合A33 申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。 有关专利法第三十三条修改范围，指的是说明书和权利要求书两者范围之和，只要该修改清楚地记录在说明书或者权利要求书内，即使修改后的权利要求与原权利要求相比扩大了保护范围，也是允许的。 2）超出主动修改时机的修改，符合A33、仅消除缺陷。 对符合主动修改时机的主动修改，无论修改的内容是否超出原说明书和权利要求书记载的范围，均应当以申请人提交的经过该主动修改的申请文件作为审查文本。申请人在上述规定期间内多次对申请文件进行了主动修改的，应当以最后一次提交的申请文件为审查文本。 二、实审时的修改 1、一般原则: 1)、根据专利法第三十三条的规定，申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。 2）、根据专利法实施细则第五十一条第三款的规定，申请人在收到专利局发出的审查意见通知书后修改专利申请文件，应当按照通知书的要求进行修改，即针对通知书指出的缺陷进行修改。 3）、对于虽然修改的方式不符合专利法实施细则第五十一条第三款的规定，但其内容与范围满足专利法第三十三条要求的修改，只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是经审查员同意的、相当于按照通知书的要求进行的修改，因而经此修改的申请文件可以接受。这样处理有利于节约审查程序。 4）但是，当出现下列情况时，由于不利于节约审查程序，即使修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，也不能被视为是经审查员同意的修改，因而不能被接受。 删除独立权利要求中的技术特征，扩大了该权利要求请求保护的范围； 即使该主动修改的内容没有超出原说明书和权利要求书记载的范围，只要修改导致权利要求请求保护的范围扩大，则这种修改不能被允许。 改变独立权利要求中的技术特征，导致扩大了请求保护的范围； 将仅在说明书中记载的与原权利要求主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题； 增加了新的未在原权利要求书中出现的独立权利要求 2.允许的修改 1）在独立权利要求中增加技术特征 2）变更独立权利要求中的技术特征 3）变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征 4）删除一项或多项权利要求 5）将独立权利要求相对于最接近的现有技术正确划界 6）如果增补背景技术的附图，或者将原附图中的公知技术附图更换为最接近现有技术的附图，则应当允许。 3.不允许的改变 (1) 改变权利要求中的技术特征，超出了原权利要求书和说明书记载的范围。 (2) 由不明确的内容改成明确具体的内容而引入原申请文件中没有的新的内容。 (3) 将原申请中的几个分离的特征，改变成一种新的组合，而原申请没有明确提及这些分离的特征彼此间的关联。 (4)改变说明书中的某些特征，使得改变后反映的技术内容不同于原申请记载的内容，超出了原说明书和权利要求书记载的范围。 4.不允许的删除 (1) 从独立权利要求中删除在原申请中明确认定为发明的必要技术特征的那些技术特征，即删除在原说明书中始终作为发明的必要技术特征加以描述的那些技术特征；或者从权利要求中删除一个与说明书记载的技术方案有关的技术术语；或者从权利要求中删除在说明书中明确认定的关于具体应用范围的技术特征。 (2) 从说明书中删除某些内容而导致修改后的说明书超出了原说明书和权利要求书记载的范围。 在较宽的范围内放弃影响该较宽范围新颖性的中间部分，即“扣掉中间值”，除非申请人能够根据申请原始记载的内容证明该特征取被“放弃”的数值时，本发明不可能实施，或者该特征取经“放弃”后的数值时，本发明具有新颖性和创造性，否则这样的修改不能被允许。 例如，要求保护的技术方案中某一数值范围为X1=60010000，对比文件公开的技术内容与该技术方案的区别仅在于其所述的数值范围为X2=2401500，因为X1与X2部分重叠，故该权利要求无新颖性。申请人采用具体“放弃”的方式对X1进行修改，排除X1中与X2相重叠的部分，即6001500，将要求保护的技术方案中该数值范围修改为X1=150110000。如果申请人不能根据原始记载的内容和现有技术证明本发明在X1=150110000的数值范围相对于对比文件公开的X2=2401500具有创造性，也不能证明X1取6001500时，本发明不能实施，则这样的修改不能被允许。 5.不允许的增加 (1)将某些不能从原说明书和/或权利要求书中直接明确认定的技术特征写入权利要求和/或说明书。 (2)为使公开的发明清楚或者使权利要求完整而补入不能从原说明书和或权利要求书中直接地、毫无疑义地确定的信息。 (3)增加的内容是通过测量附图得出的尺寸参数技术特征。 (4)引入原申请文件中未提及的附加组分，导致出现原申请没有的特殊效果。 (5)补入了所属技术领域的技术人员不能直接从原始申请中导出的有益效果。 (6)补入实验数据以说明发明的有益效果，和或补入实施方式和实施例以说明在权利要求请求保护的范围内发明能够实施。 (7) 增补原说明书中未提及的附图，一般是不允许的；如果增补背景技术的附图，或者将原附图中的公知技术附图更换为最接近现有技术的附图，则应当允许。 三、复审时的修改 1.原则：修改应当仅限于消除驳回决定或复审通知书指出的缺陷 2.不允许的修改 1) 修改后的权利要求相对于驳回决定针对的权利要求扩大了保护范围 2) 将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求 3) 改变权利要求的类型 4) 增加权利要求 5）针对驳回决定指出的缺陷未涉及的权利要求或者说明书进行修改。 但修改明显文字错误，或者修改与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷的情形除外。 四、答复无效时的修改 1.原则：修改不得扩大原专利的保护范围 2.发明或者实用新型专利文件的修改仅限于权利要求书，其具体原则是： 1) 不得改变原权利要求的主题名称 2) 与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围 3) 不得超出原说明书和权利要求书记载的范围 4) 一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征 3.修改方式 在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求项的删除、合并和技术方案的删除 1）权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求，例如独立权利要求或者从属权利要求 2）权利要求的合并是指两项或者两项以上相互无从属关系但在授权公告文本中从属于同一独立权利要求的权利要求的合并。在此情况下，所合并的从属权利要求的技术特征组合在一起形成新的权利要求。该新的权利要求应当包含被合并的从属权利要求中的全部技术特征。在独立权利要求未作修改的情况下，不允许对其从属权利要求进行合并式修改 3）技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。 4.修改方式的限制 在专利复审委员会作出审查决定之前，专利权人可以删除权利要求项或权利要求中包括的技术方案。 仅在下列三种情形的答复期限内，可以以合并的方式修改权利要求书： (1) 针对无效宣告请求书； (2) 针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据； (3) 针对专利复审委员会引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。